국내 소셜커머스 선두주자인 티켓몬스터는 ‘티켓몬스터’ 상표권을 한 개인에게 빼앗길 뻔 했다. 사이트를 오픈한 지 하루 만에, 티켓몬스터와는 관계가 없는 A씨가 로고까지 결합해 상표 출원을 했고, 티켓몬스터는 그 이후에 상표를 출원하게 됐다.
우리나라 상표법은 선출원주의를 취하고 있어서, 먼저 사용한 자보다 먼저 특허청에 상표출원한 자에게 상표권을 수여하고 있다.
이러한 상표법 규정을 잘 알고 있었던 A씨는 티켓몬스터 측에 자신이 선출원자임을 알리고 상표권 침해의 경고를 하면서, 상표권을 양도할 테니 엄청난 금액의 상표권 양도 대가를 요구했다. 이후 티켓몬스터는 A씨와 상표권 양수 협상을 통해 상표권을 양수받고 현재까지 사용중이다.
소셜커머스 사이트 브랜드의 경우 일반 제품 브랜드와는 달리 그 태생 자체가 정보 확산 속도와 그 파급력이 엄청난 네트워크를 기반으로 하고 있는데다가, 소셜네트워크를 통해 그 소식이 단 몇 시간 만에도 전국적인 화제를 불러 일으킬 수 있다. 이러한 특징과 함께 일반 대중의 지식재산권 제도에 대한 이해도가 나날이 높아지고 있어 브랜드 노출 전에 미리 상표 출원을 하지 않은 것을 기회로 상표 제도의 ‘선출원주의’의 헛점(?)을 이용한 사례들이 증가하고 있는 것이다.
네트워크 기반의 상거래를 운영하고 있는 사업주들은 자신이 운영하는 서비스의 명칭을 반드시 ‘브랜드화’해야 할 생각을 해야 한다. 이미 대중은 인터넷 쇼핑몰이나 소셜커머스 사이트가 제공하는 서비스들의 품질적인 차이를 인식하기 시작했고 대중은 그 품질의 차이를 웹사이트의 명칭, 즉, ‘브랜드’로 구별하고 있다.
그렇다면, 어떻게 브랜드 관리를 해야 하며, 제3자가 이미 자신이 운영하는 인터넷 쇼핑몰이나 소셜커머스의 명칭을 먼저 상표 출원한 경우에 어떤 방식으로 대처해야 할까?
최선은 브랜드 노출 전에 반드시 상표 출원을 먼저 하는 것이다. 상표법이 선출원주의 제도를 취하고 있는 이상 브랜드가 대중에게 또는 제3자에게 노출되기 전에 미리 상표 출원을 해두어야 한다.
상표 출원 시에는 전문 변리사를 찾아 철저한 사전 검색을 진행하는 것이 중요한데 검색 과정에서 동종업계에 선출원 또는 선등록한 유사상표가 있는 지 또는 자신의 브랜드가 독점적으로 사용할 수 있는 식별력이 있는 상표인지 여부를 알아볼 수 있다.
만약 출원을 미룬 사이 또는 출원을 빨리 했다고 생각했는데도 브랜드가 그 전에 노출되어 제3자가 이미 출원을 먼저 한 때에는 제3자의 상표가 출원 중이라면 정보제공 또는 이의신청을 통해 그 상표가 등록되는 것을 저지할 수 있으며, 이미 등록이 된 경우라면 무효심판을 통해 그 등록을 무효화할 수 있다.
그런데, 상기 법적 근거 조항에서 살펴보듯이 정보제공, 이의신청 또는 무효심판 같은 법적 조치가 성공적으로 이루어지려면 자신의 상표, 즉, 인터넷 쇼핑몰 또는 소셜커머스 사이트의 이름이 수요자 사이에서 상당히 유명할 것을 전제로 한다.
문제는 네트워크 기반 상거래의 경우 일주일 정도의 단기간 내에도 브랜드가 전국적인 주지도를 얻는 경우가 종종 있기 때문에 제품 브랜드의 주지성 판단에 적용했던 기존의 판단기준을 획일적으로 적용하기는 어려운 측면이 있다는 점이다.
따라서, 자신의 브랜드가 어느 정도 업계에서 상당한 브랜드 인지도를 획득했다고 판단하고 있는데 제3자가 이미 상표를 선출원한 상태라면 앞서 말한 정보제공, 이의신청 또는 무효심판을 통해 제3자 출원을 무력화시키는 법적 조치를 적극적으로 취할 필요가 있다.
이 때 주의해야 할 점은 주지성에 대한 판단시점이 대부분 제3자 출원시를 기준으로 한다는 점인데, 이는 제3자의 상표 출원 시점에 이미 자신의 브랜드가 상당한 주지도를 획득해야 함을 말한다. 따라서, 이러한 주지성의 판단시점을 고려하더라도 이미 자신의 브랜드가 유명하다고 판단된다면 그 주지성을 입증할 수 있는 객관적인 자료를 가능한 한 많이 취합하여 법적 조치를 취할 필요가 있다.
